Beschreibende Marken – Ein unsicheres Terrain

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Beschreibende Marken sind im Vertrieb und Marketing beliebt, rechtlich aber unsicheres Terrain. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Zurückweisung der Marke „Bro-Secco“ für Getränke durch das Bundespatentgericht.

Vertrieb und Marketing mögen beschreibende Marken

Beschreibende Marken sind bei Vertrieb und Marketing gern gesehen, weil der Kunde sofort weiß, worum es geht. Sie erzählen zwanglos die passende Geschichte zum Produkt. Volkswagen und Salatfix sind zwei Beispiele für beschreibende Marken aus der Praxis.

Beschreibende Marken sind ein rechtlich unsicheres Terrain

Wenn man sich für beschreibende Marken entscheidet, begibt man sich auf ein rechtlich unsicheres Terrain. Ein aktuelles Beispiel für diese Problematik ist die Entscheidung des Bundespatentgerichts aus August 2019, mit der die Markenanmeldung „Bro-Secco“ für Getränke zurückgewiesen wurde.

Hintergrund ist, dass Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder die ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen. Das Bundespatentgericht begründete die Zurückweisung der Marke „Bro-Secco“ damit, dass diese Bezeichnung lediglich eine geringfügige Abwandlung des bekannten und beschreibenden Begriffs „Prosecco“ darstelle. Die Abweichungen seien so geringfügig, dass sie in akustischer Hinsicht im Verkehr unbemerkt blieben oder allenfalls für einen Sprech- oder Hörfehler gehalten würden.

Beschreibende Marke ist nicht gleich beschreibende Marke

Das Urteil wirft erneut die häufig gestellte Frage auf, welchen Abstand eine Marke zu einem Begriff ohne jegliche Unterscheidungskraft bzw. einem rein beschreibenden Begriff einhalten muss, damit die Eintragung zulässig ist. Mit anderen Worten, wie nah darf man sich mit einer Markenanmeldung an beschreibende Begriffe wie „Prosecco“ heranwagen, ohne die Unterscheidungskraft zu verlieren?

Hier ist zwischen unterschiedlichen Arten von beschreibenden Marken zu unterscheiden: Zeichen mit „unmittelbar beschreibendem Inhalt“ (z. B. FUSSBALL WM 2006) und Zeichen mit „engem beschreibendem Bezug“ (z. B. Chocolateria, da Hinweis auf Verkaufsstätte) sind stets von der Eintragung ausgeschlossen.

Bei „mehrdeutigen Zeichen fehlt“ die Unterscheidungskraft bereits dann, wenn eine der Bedeutungen beschreibend ist (So ist z. B. die Marke „HOT“ für Parfüms in der wörtlichen Übersetzung „heiß“ nicht unmittelbar beschreibend, wird allerdings auch verstanden als Hinweis auf „sexy, scharf, angesagt“ und ist in diesem Sinne unmittelbar beschreibend).

Hingegen wird den sogenannten „sprechenden Zeichen“ Unterscheidungskraft und damit Eintragungsfähigkeit als Marke zuerkannt. Diese verfügen zwar über einen beschreibenden Anklang und rufen bestimmte Assoziationen hervor, sind aber nicht unmittelbar beschreibend (so z. B. Salatfix für verzehrfertig zubereitete Salatsaucen).

Die Unsicherheit bleibt dem Markeninhaber lange erhalten

Für Markeninhaber ist es äußerst unerfreulich, dass die Eintragung einer Marke keine verbindliche Entscheidung darüber darstellt, ob eine Marke die für die Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft besitzt. Eine eingetragene deutsche Marke kann von jedermann noch bis zu 10 Jahre nach der Eintragung mit einem auf fehlende Unterscheidungskraft gestützten Löschungsantrag angegriffen werden. Bei Unionsmarken kann dieser Antrag sogar zeitlich unbeschränkt gestellt werden.

Prüfung im Vorfeld

Grundsätzlich empfiehlt es sich daher, eine geplante Markenanmeldung im Vorfeld rechtlich prüfen zu lassen – sowohl im Hinblick auf die Frage der Eintragungsfähigkeit als auch im Hinblick auf ähnliche ältere Marken, aus denen eine Markenanmeldung angreifbar sein könnte.

In vielen Fällen kann festgestellt werden, ob und mit welchen Risiken eine Marke behaftet ist. Es gibt eine Vielzahl von Entscheidungen über die Einordnung von Zeichen in die oben dargestellten Kategorien beschreibender Marken. Diese Entscheidungen folgen gewissen erkennbaren Regeln. Allerdings verfügen die Gerichte in dieser Frage auch über erhebliche Wertungsspielräume, sodass die Entscheidungspraxis nicht einheitlich ist.

Eine beschreibende Marke kann rechtssicher gestaltet werden, indem weitere, kennzeichnungskräftige Bestandteile wie ein weiteres Wort oder ein Logo hinzugenommen werden. Diese Überlegungen sind Gegenstand einer guten markenrechtlichen Beratung.

Reaktionsmöglichkeiten im Nachhinein

Wer bereits über eine eingetragene Marke verfügt, deren Unterscheidungskraft zweifelhaft ist, kann bestehende Risiken auch unabhängig von konkreten Konflikten im Nachhinein prüfen lassen. Das kann sinnvoll sein zur Absicherung weiterer Investitionen in eine Marke. Wurde eine Marke mit einem Löschungsantrag angegriffen, bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Marke zu verteidigen. Dazu gehört insbesondere auch der Nachweis nachträglich erlangter Unterscheidungskraft durch Benutzung der Marke im Wege einer Verkehrsbefragung.

Empfehlung für die Praxis

Vor jeder Markenanmeldung ist eine umfassende rechtliche Klärung ratsam. Das dient der Absicherung von Investionen in eine Marke und der Vermeidung rechtlicher Auseinandersetzungen. Auch im Vorfeld zu Angriffen aus einer eigenen Marke gegen Verletzer ist eine rechtliche Prüfung der Erfolgsaussichten zu empfehlen, um Gegenangriffe und unnötige Kosten oder rechtliche Nachteile zu vermeiden.

Wir beraten Sie umfassend zu allen Aspekten des nationalen und internationalen Markenrechts, von der Schaffung eines strategisch sinnvollen und kosteneffizienten Markenschutzes bis zur Durchsetzung und Verteidigung Ihrer Markenrechte im In-und Ausland.

Dr. Benedikt Schneiders, LL.M.
Rechtsanwalt, Datenschutzbeauftragter (TÜV)

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