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Die Bedeutung von Benutzungsnachweisen im Markenrecht - Rechts- und Patentanwälte
Die Bedeutung von Benutzungsnachweisen im Markenrecht

Die Bedeutung von Benutzungsnachweisen im Markenrecht

Um die eigenen Rechte an einer Marke durchsetzen zu können, muss der Inhaber seine Marke grundsätzlich rechtserhaltend benutzen. Wir zeigen Ihnen, was Sie dabei beachten müssen.

Die BIG MAC-Entscheidung

Dass der Nachweis über die Benutzung einer Marke von entscheidender Bedeutung sein kann, hat vor einiger Zeit auch der Fast-Food-Riese McDonald’s erfahren. Am 11. Januar 2019 hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) auf Antrag der Supermac’s (Holdings) Ltd. aus Irland die Löschung der Unionsmarke „BIG MAC“ beschlossen. Grund dafür ist, dass McDonald’s die rechtserhaltende Benutzung der Marke in der Europäischen Union für keine der registrierten Waren und Dienstleistungen ausreichend nachweisen konnte. Die Löschung würde daher die gesamte Marke betreffen. Die Entscheidung ist jedoch noch nicht rechtskräftig. McDonald’s hat bereits das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt. 

Kein „Benutzungszwang“

Die Benutzung einer Marke ist nicht verpflichtend. Zu beachten ist jedoch, dass der Markeninhaber seine unbenutzte Marke unter Umständen nicht mehr verteidigen kann oder Gefahr läuft, sie aufgrund eines Antrages auf Löschung zu verlieren. So soll der Fortbestand von Defensivmarken, die nur eingetragen wurden, um eine Nutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch Dritte zu vermeiden, verhindert werden. Der Rechtsschutz nicht benutzter Marken wird also im Ergebnis eingeschränkt.

Fünfjährige Benutzungsschonfrist
 
Deutsche Marken unterliegen erst fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist dem „Benutzungszwang“. Bereits einen Tag nach Ablauf dieses Zeitraums muss der Markeninhaber jedoch ggf. nachweisen können, dass eine Benutzung auch während der Benutzungsschonfrist stattgefunden hat. Es ist daher durchaus sinnvoll, Nachweise zu sammeln, welche die Benutzung auch während der Schonfrist belegen. Bei Unionsmarken beginnt die Benutzungsschonfrist von fünf Jahren mit dem Tag der Eintragung. 

Erforderlichkeit von Benutzungsnachweisen

Ein Nachweis über die Benutzung muss auch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nicht ohne Anlass aktiv erbracht werden. Das Amt prüft die Benutzung der Marken ebenfalls nicht von sich aus.

Sofern der Markeninhaber aber selbst Ansprüche gegen einen Dritten wegen Verletzung seiner Markenrechte geltend macht, kann ein Dritter die Einrede der Nichtbenutzung erheben und damit die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreiten. Darüber hinaus hat jeder Dritte die Möglichkeit, einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung zu stellen.

In beiden Fällen hat der Markeninhaber nachzuweisen, dass seine Marke innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt worden ist, wenn die Benutzungsschonfrist abgelaufen ist. 

Benutzungsnachweis in den USA
 
Anders als bei der deutschen Marke und bei der Unionsmarke muss der Markeninhaber in einigen Ländern der Welt, wie beispielsweise in den USA, aktiv die Benutzung der Marke nachweisen, damit der Markenschutz aufrechterhalten bleiben kann. Für eine Internationale Registrierung mit Erstreckung auf die USA, ist der Benutzungsnachweis zwischen dem fünften und sechsten Jahr der Schutzdauer zu erbringen. Ein weiterer Nachweis ist dann wieder bei der Verlängerung der Marke – also zehn Jahre nach der Anmeldung – erforderlich. In dem Umfang, in dem der Nachweis nicht gelingt, wird die Marke gelöscht. 

Was als Benutzungsnachweis gilt

Die Benutzung der Marke lässt sich beispielsweise mit Produktfotografien, Etiketten, Katalogen, Angeboten, Screenshots von Websites sowie weiteren gewerblichen Unterlagen belegen, die aufzeigen, dass und wie die Marke in Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt wurde. Dass die Marke tatsächlich auch während des relevanten Zeitraums benutzt wurde, lässt sich leichter nachweisen, wenn den Nachweisen das Datum zu entnehmen ist. Eidesstattliche Versicherungen vom Markeninhaber selbst oder von dessen Mitarbeitern reichen in der Regel allein nicht aus.

Empfehlung für die Praxis

Zur Vermeidung von Rechtsverlusten sollte der Markeninhaber regelmäßig die erforderlichen Dokumente archivieren, um nachzuweisen, dass die Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen auch tatsächlich und ernsthaft benutzt wurde. Die Suche nach geeigneten Benutzungsnachweisen für die Vergangenheit ist andernfalls häufig sehr aufwändig oder unmöglich.

Gerne beraten wir Sie zu der rechtserhaltenden Benutzung Ihrer Marke und unterstützen Sie bei der Zusammenstellung und Archivierung geeigneter Nachweise.

Schneiders

Dr. Benedikt Schneiders, LL.M.
Rechtsanwalt, Datenschutzbeauftragter (TÜV)

E-Mail: benedikt.schneiders@bolex.de
Telefon: +49 (234) 91360

Celina Dreier, LL.M.
Wirtschaftsjuristin

E-Mail: celina.dreier@bolex.de
Telefon: +49 (234) 91360

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